Qu’est-ce que la déchéance de marque ?

La déchéance d’une marque est une procédure juridique qui permet de faire tomber les droits d’un titulaire de marque lorsque celle-ci n’est pas exploitée pendant une période continue de cinq ans. Cette procédure peut être engagée devant l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et constitue avec un avocat, un levier stratégique pour les entreprises souhaitant libérer un signe distinctif de son monopole.

Pourquoi engager une procédure de déchéance de marque ?

• Libérer une marque inexploitée : Une marque non exploitée empêche d’autres entreprises de l’utiliser. La déchéance permet de libérer ce signe pour une nouvelle exploitation.

• Préserver votre activité commerciale : Si une marque en « désuétude«  est semblable à la vôtre, elle peut créer de la confusion sur le marché. Obtenir sa déchéance renforce votre identité de marque.

• Contrecarrer des litiges : Si une entreprise vous accuse de contrefaçon alors qu’elle n’exploite pas réellement sa marque, vous pouvez demander sa déchéance pour vous défendre.

Le faible coût de cette procédure est à signaler : pour les entreprises qui prennent l’initiative des actions en déchéance de marque devant l’INPI.

Notre cabinet d’avocats propose d’ailleurs à cette occasion des tarifs particulièrement attractifs pour les demandeurs à cette action en déchéance de marque.

Comment se déroule une procédure de déchéance devant l’INPI ?

1. Préparation du dossier et choix de cette action en déchéance de marque

Un avocat en droit des marques vous conseille sur le choix de cette action en déchéance de marque devant l’INPI, et examine si effectivement une telle action est opportune en particulier avec les éléments de preuve de l’importance de l’exploitation de la marque visée.

2. Dépôt de la demande

Une requête formelle est déposée auprès de l’INPI.

Le titulaire de la marque répond et fournit éventuellement des preuves d’exploitation.

Des modalités de suspension de la procédure sont par ailleurs prévues. 

En cours de procédure, des circonstances peuvent conduire à sa clôture prématurée.

Attention, le déroulement de cette procédure est très formalisé pour le contenu, l’argumentaire, les documents communiqués par les parties et leur chronologie.

• Le principe du contradictoire.

L’INPI s’impose le principe du contradictoire.

Toutes les pièces et documents transmis par une partie à l’INPI doivent être communiqués par l’INPI à l’autre partie.

A nouveau, le recours de l’avocat est nécessaire, non pour un simple transfert de documents, mais pour au plus vite intervenir, les délais étant finalement très courts pour le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et qui doit rassembler les preuves de l’usage.

• Formalisation poussée de la demande en déchéance de marque.

Différentes exigences sont posées par INPI à la présentation et au contenu de la demande en déchéance.

• Deux mois qui passent vite. 

Le titulaire de marque a un délai de deux mois. La demande en déchéance est notifiée par l’INPI au titulaire de la marque qui a un délai de deux mois pour répondre en transmettant ses pièces et observations.

• Un mois après. 

Le demandeur a un délai d’un mois. La réponse est transmise au demandeur en déchéance de la marque, qui bénéficie d’un délai d’un mois pour ses observations.

• Celui qui parle écrit en dernier.

Le titulaire de la marque répond en dernier. Le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses ultimes observations, même si le demandeur à la déchéance n’a pas formellement répondu à l’étape précédente.

• Une procédure orale éventuelle.

Une procédure orale est prévue. Elle peut être demandée par chacune des parties et par l’INPI.

3. Instruction et Décision de l’INPI

A compter de la fin de cette procédure d’instruction de la demande en déchéance de marque, l’INPI doit rendre sa décision dans un délai de trois mois, à défaut la demande déchéance est réputée rejetée.

Si la déchéance est prononcée, la marque devient disponible pour un nouvel enregistrement.

En avril 2020, date d’ouverture de cette procédure, l’INPI estimait la durée de la procédure en déchéance de marque entre 6 à 8 mois.

• Une procédure exclusivement en ligne.

A priori, aucun échange postal n’est prévu entre l’INPI et le demandeur à la déchéance d’une part, et l’INPI et le titulaire de la marque visée par la demande en déchéance d’autre part.

L’INPI met en avant la simplicité et la rapidité du dispositif proposé et son faible coût.

• Des Taxes  « très très contenues ».

Au 1^er avril 2020, le montant de la taxe de base à payer auprès de l’INPI pour le dépôt de la demande en déchéance est de 600 €.

4. Appel de la décision de l’INPI.

Le contentieux de cette décision de l’INPI est devant la Cour d’appel.

………….

Nous vous accompagnons à chaque étape :

• Analyse de la situation et conseil stratégique
• Rédaction et dépôt de la demande de déchéance
• Réponse aux arguments et pièces produites par le titulaire de la marque
• Suivi et gestion des échanges avec l’INPI

Contactez-nous : si vous souhaitez engager une procédure de déchéance de marque ou obtenir des conseils, contactez- nous.

D’autres motifs de déchéance existent mais ne sont pas indiqués sur cette page.

• Ci-dessus, la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à son enregistrement pendant cinq ans.
• La déchéance pour perte du caractère distinctif de la marque.
• La déchéance pour la marque devenue déceptive.
• Sont à mentionner également les motifs de déchéance des marques de garantie et collectives.