La déchéance pour défaut d’exploitation sanctionne le titulaire de la marque qui ne l’a pas exploitée par la perte de son droit pour une partie ou la totalité des produits ou des services. L’arrêt cité ci-dessous illustre les nombreux aspects de ce contentieux. (Notre cabinet n’est pas intervenu dans cette affaire).
Parmi les marques, celles dont le signe est composé de la forme tridimensionnelle, voient leur régime juridique se singulariser au fur et à mesure des décisions de justice des offices, – pour l’Europe l’EUIPO et pour la France l’INPI – et des juridictions.
Il en est ainsi pour la déchéance, comme par exemple pour la marque communautaire tridimensionnelle enregistrée qui porte sur le signe :
Pour : « Potagers (fourneaux) »
Successivement le Tribunal et la Cour de l’Union se sont prononcés sur une demande en déchéance à l’encontre d’une marque tridimensionnelle, demande en déchéance présentée devant l’Office européen EUIPO ( anciennement l’OHMI). Ces deux arrêts conduisent à des solutions différentes pour les parties.
– 23 février 2012 : demande en déchéance.
– 3 juillet 2013 : rejet de la demande en déchéance.
– 7 février 2014 : la Chambre de recours rejette le recours.
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La décision du Tribunal est du 24 septembre 2015. L’arrêt est ici.
L’arrêt du 24 septembre 2015 rejette également le recours, mais cet arrêt examine l’impact de l’emploi d’une marque verbale avec cette marque tridimensionnelle lors de l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux.
- Sur l’utilisation d’une autre marque avec la marque dont la déchéance est demandée.
« 6 Il est constant que, à la différence de la marque en cause, laquelle est exclusivement constituée par la forme d’un fourneau et ne contient aucun élément verbal, tous les fourneaux représentés sur les éléments de preuve de l’usage sérieux de ladite marque (factures, barèmes de prix, catalogues, extraits de publications ou de brochures), produits par le titulaire de la marque en cause au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, sont en outre revêtus de l’élément verbal « voxka » en italique, apparaissant en relief sur une plaque métallique placée sur la partie supérieure de la face avant, au-dessus de l’entrée de la chambre de combustion ».
La position du requérant à la demande en déchéance :
« 25 ……. la marque en cause n’a pas été utilisée seule, mais conjointement avec l’élément verbal distinctif « voxka », apposé de façon bien visible sur les produits en cause. Au départ de cette prémisse, le requérant soutient, d’une part, qu’une marque tridimensionnelle constituée exclusivement par la forme d’un produit, sans aucun élément verbal additionnel, ne remplit plus sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits en cause et ne peut dès lors faire l’objet d’un usage sérieux lorsqu’il lui est adjoint un tel élément verbal distinctif. Le requérant soutient, d’autre part, que l’ajout d’un tel élément verbal à une telle marque altère nécessairement le caractère distinctif de celle-ci dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ».
Le Tribunal pose le principe d’un examen des différents signes utilisés :
« 33 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, en effet, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également.
34 Il convient, par ailleurs, de tenir compte de la catégorie particulière à laquelle appartient la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque« .
L’examen de l’usage de la marque tridimensionnelle doit être conduit comme pour les autres marques :
« 35 Certes, s’agissant des marques tridimensionnelles constituées, comme en l’espèce, par l’apparence du produit lui-même, il est de jurisprudence constante que les critères d’appréciation de leur caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques ……. Comme le relève à bon droit l’OHMI, cette jurisprudence peut être transposée à l’appréciation de l’usage sérieux de telles marques tridimensionnelles. En effet, il ne ressort ni du règlement n° 207/2009 ni de la jurisprudence qu’il y aurait lieu de leur appliquer des critères différents, voire plus stricts. En particulier, il ne saurait être exigé par principe que ces marques soient utilisées isolément ou qu’elles présentent un degré particulièrement élevé de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage ».
Mais ce principe est immédiatement tempéré par la spécificité de la forme tridimensionnelle :
« 36 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation tant du caractère distinctif que de son altération en cas d’usage conjoint avec une autre marque, il y a lieu de tenir compte également de la perception spécifique des formes des produits par le consommateur moyen. Aux fins d’une telle appréciation, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative ….. . Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. ..
37 Transposée à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, cette jurisprudence implique que, en cas d’usage conjoint de celle-ci avec une autre marque, il pourrait s’avérer plus facile d’établir l’altération du caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celle du caractère distinctif d’une marque verbale ou figurative ».
- Application pratique.
« 38 En l’espèce, la marque en cause présente, de par sa forme inhabituelle, évoquant celle d’un moteur thermique d’avion davantage que celle d’un fourneau, un caractère distinctif élevé pour les produits qu’elle désigne, et ce, abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité.
39 À cet égard, la circonstance, alléguée par le requérant, que des fourneaux revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause soient distribués par d’autres fabricants sous les marques verbales Bruno et Bulder, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause cette appréciation, ladite circonstance pouvant également s’expliquer par la recherche par ces fabricants d’un résultat technique particulier, tel qu’un transfert de chaleur par convection.
40 Par ailleurs, l’élément verbal additionnel « voxka », lui-même enregistré en tant que marque, présente un caractère distinctif qui peut être qualifié de normal.
41 Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l’instar de la chambre de recours, que l’ajout de l’élément verbal « voxka », apposé sur la face avant du produit dont la forme elle-même constitue la marque en cause, n’a pas altéré le caractère distinctif de celle-ci, dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, de sorte que cet ajout peut être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable, de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
42 Dans ces mêmes circonstances, le consommateur moyen continuera en effet à percevoir la forme des fourneaux en cause comme une indication de leur origine commerciale, son attention n’étant pas exclusivement accaparée par l’élément verbal distinctif « voxka », en tant qu’indicateur de l’origine des produits ».
2 La Cour de justice va revenir sur cette appréciation du caractère distinctif qui a permis pour le Tribunal d’éviter la sanction de la déchéance. Cet arrêt du 1er décembre 2016 est ici,
Quelques extraits de la motivation de la Cour de justice.
« 24 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt lattaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel…
25 La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ….
27 À cet égard, il importe de relever que, à supposer même que, ainsi que le soutient l’EUIPO, la circonstance que des fours revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause sont distribués par d’autres fabricants ne permette pas, à elle seule, de considérer que cette marque n’a pas une forme inhabituelle, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué la raison pour laquelle le public concerné perçoit une indication forte d’origine dans la forme de la marque en cause et ne voit qu’une fonctionnalité technique dans la forme très semblable desdits fours distribués par d’autres fabricants.
28 Au demeurant, il n’apparaît pas de façon claire pour quelle raison, alors que des fours de forme très semblable à la marque tridimensionnelle en cause sont commercialisés par d’autres fabricants, seule la forme prétendument inhabituelle de cette marque est prise en compte en vue de déterminer le degré de caractère distinctif, qualifié de très élevé, de cette dernière.
29 Or, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, qui prévoit qu’est considéré comme un usage sérieux l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la forme de l’usage de la marque en cause doit être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré (voir, en ce sens, ordonnance du 7 septembre 2016, Lotte/EUIPO, C‑586/15 P, non publiée, EU:C:2016:642, point 30). Aux fins de cette vérification, il convient de tenir compte, en particulier, du degré plus ou moins élevé du caractère distinctif de la marque en cause.
30 Il découle de ce qui précède que la motivation de l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître de façon claire et compréhensible le raisonnement du Tribunal sur un point déterminant aux fins d’établir si les conditions d’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit règlement étaient réunies ».
L’arrêt du Tribunal est infirmé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal.
3°) Rebondissement sur les marques tridimensionnelles composées de la forme du produit, l’arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2019, C‑698/17 P
Petit rappel sur le débat : Le Tribunal a rejeté le recours, c’est-à-dire que le Tribunal a considéré que la marque tridimensionnelle portant sur la forme du four avait fait l’objet d’un usage sérieux.
La motivation de cet arrêt telle que rapportée par la Cour.
16 En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique tiré de l’absence d’usage de la marque en cause dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, le Tribunal a rappelé, tout d’abord, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, la forme de l’usage de la marque en cause devait être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré, et que, aux fins de cette vérification, il convenait de tenir compte, en particulier, du degré plus ou moins élevé du caractère distinctif de la marque en cause. Ensuite, aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le terme « Bullerjan » n’altérait pas le caractère distinctif de la marque en cause, le Tribunal a indiqué, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait, dans un premier temps, de se prononcer sur le degré de caractère distinctif de la marque en cause puis, dans un second temps, de déterminer si la marque verbale Bullerjan apposée sur les produits visés par ladite marque altère le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
17 S’agissant du degré de caractère distinctif de la marque en cause, le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que celle-ci divergeait de manière significative des habitudes du secteur. Ainsi, la conception du poêle en cause, qui garantit que la quasi-totalité de la surface des tuyaux se situe dans la chambre de combustion, assurant un échange maximal de chaleur, ne relève pas des habitudes de ce secteur. Le Tribunal en a conclu, au point 46 de l’arrêt attaqué, que ladite marque présente un caractère distinctif élevé.
18 S’agissant de la question de savoir si l’utilisation combinée de la marque en cause et de la marque verbale Bullerjan altère le caractère distinctif de la marque en cause dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, le Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’ajout de cette marque verbale ne modifie pas la forme de la marque en cause dans la mesure où le consommateur pourra toujours distinguer la forme de la marque tridimensionnelle, laquelle demeure identique, comme indication de l’origine des produits. Selon le Tribunal, la perception globale de la marque en cause n’est pas modifiée par la présence du panneau sur lequel est inscrite la marque verbale Bullerjan. Par suite, et compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque en cause, le Tribunal a considéré que ladite marque verbale, même si elle peut faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, n’altère pas le caractère distinctif de la marque en cause, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, et ne remet pas en cause le fait que la forme tridimensionnelle suffit, à elle seule, pour déterminer l’origine commerciale desdits produits.
Des différents moyens examinés par la Cour, il faut retenir que le rejet du pourvoi est pour l’essentiel fondé sur la détermination de celui à qui incombe la charge de la preuve
Sur le premier moyen
32 Le Tribunal a fait observer, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’une telle conclusion n’était pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le caractère distinctif de la marque en cause est affaibli par le fait que de nombreux fabricants commercialisent des poêles présentant une forme identique ou, en tout état de cause, très semblable à la forme de la marque en cause. Le Tribunal a en effet expliqué, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas démontré que plusieurs fabricants commercialisaient des poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause durant la période de référence.
33 Par ailleurs, au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la marque en cause doit, dans le cadre de la présente procédure, être présumée comme n’étant pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.
34 Il appert donc que, en constatant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que la marque en cause présente un caractère distinctif élevé, le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré qu’un tel caractère distinctif élevé tient au seul caractère inhabituel de la forme de cette marque, et ce en dépit du fait que ladite forme est, dans une certaine mesure, fonctionnelle.
35 Dans ces conditions, la motivation est, sur ce point, suffisante.
36 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
47 Quant à la troisième branche du deuxième moyen, il y a lieu de relever qu’une marque tridimensionnelle peut être utilisée en combinaison avec un élément verbal sans que cela remette nécessairement en cause la perception par le consommateur de la forme en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits.
48 Dès lors, la commercialisation des poêles en combinaison avec un élément verbal ne démontrerait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le public concerné ne perçoit pas la forme du produit comme une indication de son origine commerciale.
49 Par ailleurs, le Tribunal n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, déduit du fait que les poêles sont généralement commercialisés assortis d’un élément verbal que le public concerné perçoit la forme du produit comme une indication de son origine commerciale, mais s’est borné, à cet égard, à constater, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la combinaison entre une forme tridimensionnelle et une marque verbale additionnelle est courante dans le secteur en cause.
50 Par conséquent, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal n’a, en tout état de cause, pas entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs.
51 Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
52 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Appréciation de la Cour
57 S’agissant de la troisième branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le fait que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque …… , ne saurait impliquer que, dans une situation où le Tribunal a constaté, sur la base de faits qu’il a jugés comme notoires, que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur, il appartient au titulaire de la marque d’apporter des éléments de preuve ultérieurs visant à démontrer que la forme de cette marque ne relève pas des habitudes du secteur.
58 Dans une telle situation, il incombe à celui qui agit en déchéance de la marque concernée de prouver, le cas échéant, que la forme de cette marque relève des habitudes du secteur.
59 Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
….
67 En outre, ainsi qu’il ressort du point 62 du présent arrêt, il n’a pas été démontré que plusieurs fabricants commercialisaient des poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause durant la période de référence.
68 Il s’ensuit que le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, n’a pas déterminé le degré du caractère distinctif de la marque en cause par la seule comparaison de la forme protégée par ladite marque et de la forme d’un poêle en général, mais a également pris en compte, à cet effet, la circonstance que, durant la période de référence, il n’existait pas d’autres poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause.
69 Le Tribunal n’ayant pas fondé son appréciation du degré du caractère distinctif de la marque en cause sur la seule comparaison entre la forme protégée par ladite marque et la forme d’un poêle en général, l’erreur de droit reprochée par le requérant au principal n’est, en tout état de cause, pas établie.
….
72 Aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.