Une société dépose une demande de marque communautaire, opposition est faite par un titulaire de marque antérieure devant l’Office. En cours de procédure, le déposant engage une procédure en déchéance de la marque antérieure. La division d’opposition doit -elle suspendre sa décision à la division d’annulation ?

Dans l’affaire dont est saisie la Cour de Justice, la division poursuit l’examen de l’opposition y fait droit pour certains produits. Saisie par le déposant, la Chambre de recours annule partiellement la décision sur la similarité des produits. Successivement, la division d’annulation et la Cambre de recours, une autre que celle qui s’est prononcée sur l’opposition, prononce la déchéance de la marque .

L’affaire en recours de l’opposition vient devant le Tribunal. La division d’annulation et sa Chambre de recours auraient-elles dû suspendre leur procédure dans l’attente de la solution sur la déchéance ?

L’arrêt du 8 septembre 2017 du Tribunal est là

• Les moyens du recours devant le Tribunal

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), en ce que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la requérante en raison de l’introduction d’une demande en déchéance de la marque antérieure et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

18      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné la demande de suspension de la procédure de recours qu’elle a présentée le 31 juillet 2014 en raison de l’introduction d’une demande en déchéance de la marque antérieure. La demande de suspension n’aurait pas été traitée, ni même mentionnée, dans la décision attaquée. Ainsi, bien que, en vertu de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, la chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si la procédure doit être suspendue, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas du tout abordé la question de la demande de suspension et elle n’aurait exercé aucun pouvoir d’appréciation. Un tel non-usage du pouvoir d’appréciation constituerait la forme la plus marquée de détournement de pouvoir ou d’erreur d’appréciation et reviendrait à anéantir le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, alors que la marque antérieure aurait été susceptible de radiation pour la majeure partie des produits et des services qu’elle couvrait et que cela aurait pu avoir des effets considérables sur la procédure.

• Pour l’Office, la Chambre de recours a un large pouvoir d’appréciation

19      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre la procédure et que les arguments de la requérante visent à prouver une erreur d’appréciation, mais non pas un détournement de pouvoir. L’EUIPO argue que, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas exercer ledit pouvoir, puisque la requérante n’a rien exposé quant à la possible disparition de la marque antérieure, mais s’est limitée à une simple référence à la procédure de déchéance pendante, à la différence notamment de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI – Terapia (ALETE) (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), où la partie demanderesse avait exposé de façon détaillée et précise les chances que sa demande en nullité soit accueillie. L’EUIPO ajoute qu’une suspension de la procédure ne peut pas être toujours ordonnée en cas de doute quant à la validité de la marque antérieure et que, si la procédure de nullité était une condition préalable à l’enregistrement de la marque demandée, il appartenait à la requérante de déclencher cette autre procédure et d’attendre son terme avant d’introduire sa demande d’enregistrement.

• Pour le Tribunal, il n’y a pas d’automaticité à la suspension

20      Il y a lieu de relever que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension [arrêts du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 29, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31].

21      Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31).

• Le large pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours n’échappe pas au contrôle du Tribunal

22      La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 32 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 33 et jurisprudence citée).

24      Il convient également de relever que, selon une jurisprudence constante, l’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure (arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 52 ; du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 19, et du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 20).

25      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé ou non la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

• Dans l’affaire soumise au Tribunal, la Chambre de recours n’a pas apprécié cette demande de suspension

26      Il convient de commencer par observer que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la décision attaquée, dans sa partie « Moyens et arguments des parties », mentionne, au point 7, la demande de suspension présentée par la requérante et, au point 8, les observations présentées à cet égard par l’opposant.

27      Cependant, ainsi que l’EUIPO l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une demande du Tribunal, à l’exception des mentions factuelles évoquées au point 26 ci-dessus, la demande de suspension présentée par la requérante n’est traitée à aucun autre point de la décision attaquée. En effet, force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune appréciation de la chambre de recours sur la demande de suspension et, notamment, aucune mise en balance des intérêts en cause ni aucune justification d’une quelconque décision qu’elle aurait prise à cet égard.

28      Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont l’investit la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, aux fins de décider, en tenant compte des circonstances pertinentes, et notamment des intérêts en cause, s’il y avait lieu ou non de suspendre la procédure de recours pendante devant elle en raison de la demande en déchéance de la marque antérieure présentée par la requérante (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 110). Au demeurant, il est constant que, en l’espèce, tel qu’indiqué par la requérante, l’éventuelle déchéance de la marque antérieure pour tous les produits et les services visés par celle-ci, dont la demande justifiait la demande de suspension de la procédure de recours, aurait pu avoir des effets sur ladite procédure – une déchéance qui, d’ailleurs, en l’occurrence, a effectivement été déclarée pour la plupart des produits visés par la marque antérieure.

29      Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée ne contient pas la moindre appréciation sur la demande de suspension, elle empêche le Tribunal d’exercer tout contrôle de légalité à cet égard.

• Cette omission de la Chambre de recours constitue une cause d’annulation de sa décision

30      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en s’abstenant d’exercer le pouvoir d’appréciation dont elle était investie aux fins de décider s’il y avait lieu ou non de suspendre la procédure de recours pendante devant elle, la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

31      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par l’EUIPO.

• Mais pour l’Office cette omission pour conduire effectivement à l’annulation de la décision nécessite une argumentation spécifique, mais celle-ci est-elle possible en matière de déchéance ?  

32      Premièrement, l’EUIPO soutient que les arguments de la requérante ne seraient pas susceptibles de démontrer un détournement de pouvoir, mais viseraient seulement à prouver une erreur d’appréciation. Or, cet argument est infondé et, en tout état de cause, inopérant.

33      D’une part, un tel argument repose sur une interprétation erronée du premier moyen de la requérante, dès lors que celui-ci est tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95, et non pas d’un détournement de pouvoir. Si la requérante a, certes, indiqué qu’« un tel non-usage du pouvoir d’appréciation constitue la forme la plus marquée de détournement de pouvoir ou d’erreur d’appréciation », cette seule mention n’implique aucunement que, par là, la requérante ait modifié l’objet du premier moyen, tel qu’il ressort de son libellé et de son développement.

34      D’autre part, en tout état de cause, ledit argument est sans incidence sur la constatation selon laquelle la chambre de recours n’a effectué aucune appréciation de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la requérante, en violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 44), et, partant, sur le fait que le premier moyen est fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95.

35      Deuxièmement, l’EUIPO argue que, dans la demande de suspension, la requérante n’aurait pas exposé s’il y avait lieu de s’attendre avec une certaine vraisemblance à la disparition du droit antérieur, empêchant ainsi la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation.

36      À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer qu’une telle appréciation ne figure pas dans la décision attaquée. Or, d’une part, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72) et, d’autre part, devant le Tribunal, l’EUIPO ne saurait étayer la décision attaquée par des éléments non pris en compte dans celle-ci [voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 71].

37      Ensuite, il y a lieu de relever que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de suspension est introduite (le 31 juillet 2014) avant que le titulaire de la marque antérieure contestée ait pris position sur la demande en déchéance (le 16 septembre 2014), il est, par définition, difficile pour le demandeur en déchéance d’établir, dans le cadre de la demande de suspension, que sa demande en déchéance présente des chances de succès, en raison de la difficulté pour lui d’établir l’absence d’usage sérieux de la part du titulaire de la marque antérieure. En effet, dans le cadre de la procédure de déchéance, il appartient à l’autre partie, à savoir au titulaire de la marque, d’établir l’usage sérieux de cette dernière. Ces facteurs doivent, dès lors, être pris en compte par la chambre de recours lorsqu’elle apprécie une demande de suspension soulevée devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 38). Ainsi, l’EUIPO ne saurait reprocher à la requérante de n’avoir pas démontré suffisamment qu’il y avait lieu de s’attendre avec une certaine vraisemblance à la disparition du droit antérieur.

38      Enfin, l’argument de l’EUIPO selon lequel la présente affaire différerait de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), ne saurait être retenu. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 12 de l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), ladite affaire concernait, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de suspension présentée au motif qu’une procédure de déchéance était pendante, et non pas une procédure de nullité, tel qu’indiqué par l’EUIPO. D’autre part, ainsi qu’il ressort des point 22 et 23 de l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), la circonstance que, dans ladite affaire, le Tribunal ait examiné l’appréciation de la chambre de recours sur la demande de suspension à la lumière des éléments invoqués par la partie demanderesse dans sa demande de suspension est précisément due à la présence d’une telle appréciation, ce qui manque en l’espèce.

39      Troisièmement, l’argument de l’EUIPO selon lequel la thèse de la requérante reviendrait à ordonner toujours la suspension de la procédure en cas de doute sur la validité du droit antérieur est infondé et, en tout état de cause, inopérant. D’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence évoquée aux points 21 à 23 ci-dessus, la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée en tenant compte des circonstances pertinentes, et notamment des intérêts en cause. D’autre part, il y a lieu de relever que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle la chambre de recours n’a effectué aucune appréciation de la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante, en violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 43).

40      Quatrièmement, l’EUIPO s’appuie sur le point 77 de l’arrêt du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, EU:T:2011:213), pour soutenir que, si la requérante estimait qu’une procédure en nullité de la marque antérieure était une condition préalable pour sa demande d’enregistrement, elle aurait dû engager ladite procédure en nullité avant de saisir l’EUIPO de sa demande d’enregistrement. Cet argument ne saurait non plus être retenu, dès lors que, d’une part, le cas d’espèce ne porte pas sur une procédure en nullité, mais de déchéance, et que, d’autre part, en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait pas contester l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure au moment de sa demande d’enregistrement, puisque ladite marque antérieure n’était pas encore enregistrée depuis cinq ans.

• Le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours

41      Cinquièmement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95 concerne la procédure devant la division d’opposition, et non pas la procédure devant la chambre de recours, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 20 ci-dessus, ladite règle est applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, du même règlement.

42      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

43      Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, dans la mesure où l’examen du premier moyen, relatif à la suspension de la procédure devant la chambre de recours, est préalable à celui du second moyen, relatif à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, et qu’il conduit à constater que la chambre de recours, en s’abstenant d’apprécier la demande de suspension présentée par la requérante, a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son ensemble, dès lors que la chambre de recours a omis d’examiner la demande de suspension de la procédure de recours fondée sur une demande en déchéance de la marque antérieure pour tous les produits et les services visés par celle-ci, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse du second moyen.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2015 (affaire R 1985/2013‑4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ….