FAQ à propos du dépôt de marque

1) Pourquoi demander l’assistance d’un Avocat pour déposer une marque ?  

• Une marque peut ne pas être enregistrée.
  

En réalité, quand on évoque les marques déposées, il s’agit de marques enregistrées. Par son enregistrement auprès d’un office de propriété industrielle, la marque va bénéficier de l’action en contrefaçon.

• Dire que l’action en contrefaçon permet à son titulaire de s’opposer à des « contrefaçons », c’est souligner le lien entre l’avocat et le dépôt de la marque.

L’avocat du contentieux de la contrefaçon est plus à même de conseiller le dépôt de la marque : quel signe déposé et pour quels produits et services. L’évolution de la jurisprudence sur ces questions replace à nouveau au cœur du dépôt de la marque le conseil de l’avocat habitué au contentieux de la contrefaçon.

2)  Marque enregistrée et Avocat : enregistrer une marque, c’est délimiter un droit, c’est à dire un actif de l’entreprise, action où intervient l’avocat

Un dépôt de marque permet aussi de délimiter l’emploi que l’entreprise entend faire de son signe. Une marque enregistrée, parce qu’elle accorde un monopole, fixe son périmètre.  

Il ne s’agit pas seulement d’un périmètre de droit, où le rôle de l’avocat se comprend aisément, mais d’un choix de stratégie commerciale et économique. Enregistrer une marque, c’est aussi matérialiser un actif.

• Une marque doit séduire la clientèle et la fidéliser.

La marque doit être un véhicule publicitaire. Une bonne marque s’adapte aux attentes de la clientèle quitte même à les créer. Une bonne marque s’acclimate aux changements d’époque, à l’extension du marché. L’entreprise stimule par sa marque ses ventes de produits et de services, ceux qu’elle produit, et à ceux dont elle n’a pas encore la moindre idée et qui seront demain l’avenir. Peu de marques remplissent toutes ces fonctions, d’ailleurs les marques changent !

• La marque identifie une valeur, elle la rend liquide, et permet son transfert, c’est la fluidité du marché des marques, fluidité toute relative en l’absence de bourse des marques.

La communication et la publicité représentent des investissements pour l’entreprise, autres coûts pour l’entreprise en rapport avec la marque, ceux de la production des produits et des services commercialisés sous celle-ci.

La marque est couramment désignée comme un capital ou comme un investissement, mais pour l’entreprise, la marque présente d’abord des besoins de trésorerie pour son choix, son dépôt et son lancement.

Sous une marque, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires et des gains sont générés.  Les marques permettent aux entreprises d’identifier leurs activités, de les segmenter pour organiser leurs actions. Toutefois, cette approche ne doit pas ramener le capital à une simple collection de marques.

• La marque permet au consommateur d’identifier les produits et les services.

Le plus souvent, la marque est le seul lien qui existe entre l’entreprise, prise comme producteur de produits ou prestataire de services, et les consommateurs. Grâce à la marque, le consommateur identifie l’origine des produits ou des services, et leur reconnaît des qualités objectives ou d’autres plus imaginatives dont la publicité a su habilement le convaincre.

• L’exclusivité de l’usage de la marque dans la vie des affaires.

Cette fonction d’identification de la marque n’est possible que par une exclusivité : seul le titulaire de la marque met sur le marché les produits et les services sous cette marque. La marque a un rôle de différenciation entre les différents produits et services qui sont concurremment proposés aux consommateurs.

Même si en droit des marques, la marque est décrite comme un monopole, la marque permet la concurrence.

3) Dépôt de Marque et Avocat  : des exemples de risques à limiter lors de la phase antérieure au dépôt de la demande de marque, le choix d’un signe valable et la recherche des antériorités.

L’intérêt de faire appel à un Avocat spécialiste de propriété intellectuelle dépasse largement le risque de se voir opposer un refus d’enregistrement de la part de l’INPI ou de l’EUIPO.

• Préalablement au dépôt de la demande de marque, il faut choisir le signe à déposer et les produits et services à indiquer au dépôt.
  

  Le signe envisagé remplit-il les conditions requises à une marque enregistrée au regard des produits et services envisagés ?

•  La recherche d’antériorités sur la base de données de l’INPI accessible en ligne via un formulaire n’est pas suffisante.

Autre préoccupation, la recherche des antériorités, c’est à dire que la marque déposée doit être disponible.

En effet, le même signe ou un signe similaire à celui initialement envisagé ont déjà pu être enregistrés à titre de marque par un tiers pour des produits identiques ou similaires.

D’autres signes peuvent également constituer des antériorités gênantes. La liste prévue au Code de la propriété intellectuelle des droits antérieurs auxquels la marque demandée ne doit pas porter atteinte est longue. Aux marques antérieures déjà citées s’ajoutent les marques notoires ou de renommée, les dénominations ou raisons sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine, les indications géographiques, des droits d’auteur, des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, des droits de la personnalité, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.

• Le choix est aussi celui de l’Office où ce dépôt sera effectué.

La marque envisagée pour être protégée en France peut être déposée par un dépôt national à l’Institut National de la propriété industrielle (INPI) , ou par un dépôt auprès de L’Office de l’Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) d’une marque  de l’Union qui couvre également tous les autres pays de l’Union, ou enfin via un dépôt international (OMPI) où la France sera désignée. Ces choix ont pour principal limite leur prix.

4) Dépôt de Marque et Avocat : le dépôt de la demande de marque auprès de l’office, première phase du dépôt de la marque

• Techniquement, le dépôt de la marque.

Après que le choix du signe et des produits et services à désigner ait été effectué, le dépôt est réalisé auprès de l’Office choisi. A nouveau, l’avocat peut intervenir pour le dépôt de la marque.

• Des taxes à payer.

Ce dépôt s’accompagne du paiement de différentes taxes auprès de l’office. Ces taxes sont calculées en fonctions des classes administratives auxquelles correspondent les produits et services qui auront été préalablement choisis.

En 2020, les taxes auprès de l’INPI sont de 190 € pour la première classe, à majorer de 40 € par  classe supplémentaire. L’EUIPO applique un système différent. La taxe de base couvre une classe pour 850 EUR. Pour la deuxième classe de produits et services, elle est de 50 EUR. La taxe pour la troisième classe et les classes suivantes est de 150 EUR pour chaque classe.

Ces montants « par classe supplémentaire »  peuvent apparaitre anecdotique à comparer aux avantages qu’apporte un enregistrement de marque, mais leur montant total peut vite augmenter puisque 45 classes existent, l’avocat est souvent amené à rappeler cette réalité. Taxes et honoraires s’additionnent pour le prix du dépôt de marque.

5) Dépôt de marque et Avocat : la réponse par l’avocat aux observations et notifications de l’office dans cette seconde phase du dépôt de la marque

• Des observations et notifications par l’examinateur.

Postérieurement au dépôt de la demande de marque, l’office peut émettre des observations ou des notifications auxquelles il est nécessaire de répondre. A nouveau, le recours à l’avocat est utile pour cette phase du dépôt de la marque au regard de la technicité de la matière et des réponses à apporter, et surtout des délais à respecter pour fournir ces réponses.

Souvent, l’avocat aura anticipé ces questions dès la préparation du dépôt de la marque. Dès lors, des problématiques traitées en amont permettent aussi de contenir le prix du dépôt de marque.

• Le rejet de la demande de marque par l’examinateur.

L’office peut également rejeter la demande de marque. Maintenir sa demande de marque nécessitera une procédure d’appel soit devant une structure ad‘ hoc au sein de l’office ou directement devant une instance judiciaire comme actuellement en France.

Le concours de l’avocat est à nouveau fortement recommandé au regard des particularités des procédures de recours ou d’appel. Généralement, le prix des interventions distingue le prix du dépôt de marque du prix de ces prestations ultérieures.

6) Dépôt de Marque et Avocat : la procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque, le rôle de l’avocat dans cette dernière phase du dépôt de la marque.

A priori, lors de la phase préalable au dépôt de la marque, les recherches d’antériorités auront conduit le déposant à se préparer à faire face à d’éventuelles oppositions à l’enregistrement de la marque.

Toutefois, le déposant a pu ne pas demander l’assistance lors de cette première phase, il est rappelé également qu’aucune recherche ne peut totalement identifier toutes les antériorités susceptibles d’être opposées.

• Un tiers peut s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque.

Différents fondements sont envisagés et en France, devant l’INPI, depuis la réforme intervenue sur la période 2019-2020, se sont multipliés les droits antérieurs qui peuvent être invoqués à l’appui  d’une opposition à une demande d’enregistrement de marque.

Différents échanges sont prévus pendant la phase d’instruction entre l’office, le demandeur à la demande de marque et l’opposant à cette demande de marque.

• L’avocat intervient soit en appui pour les déposants les plus chevronnés soit en leur nom.

Là aussi, selon les offices, différents mécanismes de recours ou d’appel de la décision sont prévus où intervient  l’avocat.

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FAQ à propos du dépôt de marque

Est-ce une obligation de déposer sa marque ?

• De très nombreuses marques ne sont pas déposées, on parle de marque d’usage. Mais de nombreux avantages étant accordés aux marques enregistrées, leurs utilisateurs ont tendance à en effectuer le dépôt.

Qu’est-ce qu’un dépôt de marque ?

• Le dépôt de marque consiste à demander auprès d’un Office de propriété industrielle l’enregistrement de la marque. Il s’agit d’un office de propriété industrielle, c’est-à-dire d’un organisme public et non d’une entreprise privée qui propose l’inscription dans un annuaire moyennant finances.

Pourquoi déposer une marque à l’INPI ?

• L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est l’Office français de propriété industrielle en charge de l’enregistrement des demandes de droits de propriété industrielle dont les marques françaises.
  • Seul l’enregistrement va accorder au titulaire de la marque enregistrée les différents droits de monopole accordés par la loi.
• Comme l’INPI n’enregistre que des marques dont la protection porte sur le territoire français, les déposants peuvent également choisir :
  • un dépôt à l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) qui s’étendra sur l’ensemble des États membres de l’Union.
  • Il est également possible de déposer des marques nationales dans différents pays soit par des voies dites nationales, soit par la marque internationale (OMPI)

Comment créer une marque déposée ?

• C’est un ancien usage que de parler de marque déposée alors qu’il s’agit d’une marque enregistrée, c’est-à-dire le dépôt d’une demande de marque qui a abouti à son enregistrement.  
  • Au lieu d’une marque déposée, nous devrions parler d’une marque enregistrée.
• Quant à sa création proprement dite, de nombreuses fonctions sont attendues d’une marque. Limitons-nous ici à son aspect le plus simple dans la perspective du dépôt, c’est-à-dire un signe pour désigner des produits ou des services.
  • La création ici portera sur celle de son signe et du choix ou de la description des produits ou des services.

Quelle est la principale conséquence du dépôt d’une marque ?

• Le dépôt de la marque conduira à son enregistrement.
• Par cet enregistrement, la marque sera protégée notamment par l’action en contrefaçon dont ne bénéficie pas la marque d’usage. Autre avantage à souligner, il est plus aisé d’organiser une licence d’une marque enregistrée que celle d’une marque d’usage.

Quel est le coût financier d’un dépôt de marque dans trois classes de produits ou de services ?

• Le déposant peut effectuer seul le dépôt de sa demande de marque auprès de l’INPI. Dans ce cas, le coût financier sera celui des taxes à régler à l’office (attention ces montants sont à vérifier en cas de modification par l’office):
  • 190 € pour une classe auxquels s’ajoutent 40 € par classe de produits ou services au-delà de la première.
  • C’est-à-dire pour un dépôt en trois classes, un coût financier de 270 €.
• A ces taxes, si le déposant souhaite l’assistance d’un avocat,  ses honoraires s’ajouteront.   
  • En pratique, selon l’importance de nos interventions dont les étapes sont indiquées ci-dessus, nous proposons généralement un devis avec des honoraires au forfait afin de permettre au déposant de déterminer par avance le coût financier.